Najważniejszym krokiem przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania praw ochronnych, jest sprawdzenie, czy dane oznaczenie nie korzysta z ochrony, lub nie zostało już zgłoszone na rzecz innego przedsiębiorcy w Polsce lub na terenie UE (przesłanki względne) a także czy spełnia bezwzględne, ustawowe wymogi (wymienione w art.129¹ ust. 1 ustawy p.w.p.) dotyczące m.in. zdolności odróżniającej.

Ponieważ od 2016 r. w wyniku nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej UPRP nie przeprowadza badania zdolności rejestracyjnej znaku pod kątem spełniania przesłanek względnych, ograniczając się jedynie do badania przesłanek bezwzględnych – zdarza się, że zgłoszone oznaczenie koliduje z prawami wcześniej nabytymi (podobieństwo oznaczeń/jednorodzajowość towarów/usług). Uprawniony ze znaku wcześniejszego (krajowego, unijnego) ma wówczas możliwość złożenia sprzeciwu wobec późniejszego zgłoszenia podobnego/identycznego oznaczenia.

Skutkiem opisanej zmiany jest konieczność stałego monitorowania zgłaszanych przez inne podmioty znaków (zarówno unijnych jak i krajowych), aby zapobiec rejestracji znaków towarowych podobnych/tożsamych do znaków wcześniejszych.

Z uwagi na wprowadzony system i ustawowy termin wniesienia sprzeciwu, systematyczność w prowadzeniu analizy zgłaszanych znaków towarowych jest konieczna w celu zagwarantowania swoich praw. Brak wczesnej reakcji na zgłoszenie znaku podobnego na rzecz innego przedsiębiorcy może prowadzić do czasochłonnej i kosztownej walki o zagwarantowanie swoich praw wyłącznych.

DLACZEGO BADANIE ZNAKU PRZED ZGŁOSZENIEM JEST ISTOTNE?

1. BEZPIECZEŃSTWO – Wyniki badania mogą ujawnić ryzyko naruszenia chronionego znaku towarowego zgłoszonego wcześniej;
2. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU – UPRP nie bada przesłanek względnych (kolizji z wcześniejszym zgłoszeniem znaku); po publikacji zgłoszenia, właściciel wcześniejszego znaku może wnieść sprzeciw, co zapoczątkuje długotrwałe postępowanie sprzeciwowe;
3. OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY – nie tylko opłata zgłoszeniowa za podanie o udzielenie prawa ochronnego nie będzie zwrócona przez UPRP, jeżeli okaże się, że postępowanie sprzeciwowe zakończy się odmową udzielenia prawa ochronnego, ale ponadto będzie trzeba zwrócić stronie przeciwnej zasądzone koszty.
4. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY – w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia wcześniejszego znaku lub wniesienia sprzeciwu ze strony uprawnionego do wcześniejszego znaku – można przed zgłoszeniem dokonać zmian w znaku i/lub uporządkować wykaz towarów i usług tak, żeby zwiększyć szansę uzyskania prawa ochronnego.

Kancelaria Patentowa Wima-Patent przeprowadza badania w bazach Urzędu Patentowego RP oraz bazach znaków towarowych zgłoszonych i chronionych na terytorium Unii i innych państw na świecie a wyniki badań przedstawione są w Raporcie oraz Karcie Badań zawierającej opinię co do możliwości zgłoszenia znaku w wybranym systemie.